Ya escogiste el nombre de la marca de tu producto o servicio, te enamoraste de ella y decidiste arrancar operaciones utilizándola sin registro, dejando para después el trámite, confiando en que obtendrás más adelante la exclusividad, porque eres el único en este país a quien podía ocurrírsele un nombre tan original.
Déjame decirte, con la pena, que estas corriendo un riesgo grave para tu negocio.
Si aún no es tuya, o no estás seguro de que puede serlo, no te arriesgues a hacer gastos en material publicitario.
En el tiempo que llevo dedicándome a esta área de Propiedad Intelectual, he visto a varios empresarios sufrir las sorpresas e inconvenientes de verse obligados a recurrir a procedimientos legales muy desgastantes en tiempo y dinero, en contra de otro que se adelantó en registrar el mismo nombre de marca que ellos habían estado usando.
También he visto como otros, muy a su pesar, tienen que desapegarse de la idea de continuar utilizando una marca deseada, al estar afectando los derechos de alguien que ya la tenía registrada y/o con mejor fecha de uso.
Es entendible perfectamente que después de darle pocas o muchas vueltas en tu cabeza, te obsesiones con una idea; te visualices comercializando tu producto y servicio con un nombre e imagen determinados que te encanten; hagas planes, y te imagines dirigiendo toda una estrategia con ese concepto del que no te quieres desprender; sin embargo, el principal consejo antes de aventarte a empezar cualquier gasto, promoción o campaña de marketing, es que te asegures de contar con la exclusividad de la marca que tienes pensada.
Y en caso de que existan obstáculos para que la obtengas, lo mejor es que estés dispuesto a desapegarte y hacer los cambios necesarios para conseguir una marca original y exclusiva.
Por eso vamos a repasar algunos puntos que te conviene tener presentes, para que evites riesgos desde el principio..
1) SER COMO LOS DEMÁS ES LO PEOR QUE PUEDES HACER.
Recuerda que tu marca es equiparable a la cara con la que tu negocio se va a dirigir a tus clientes, socios, proveedores e inversionistas.
Entre más original, y entendible sea (corta, memorizable, pronunciable) más fácil será que puedan acordarse de ella y que pueda llegar a la mente de tus consumidores.
Es importantísimo que hagas un buen trabajo de construcción de marca desde el comienzo, para evitar gastar de más a futuro en su posicionamiento.
Olvídate de lo que se estila en el gremio, el argot o como le llames a la forma en que acostumbra tu competencia a presentarse al público; tú no tienes por qué quedar bien con ellos, o pretender su aprobación pareciéndote en el uso de las mismas palabras, terminaciones, colores.
Tú tienes que preocuparte únicamente por convencer a tus clientes de que eres su mejor opción y que puedes solucionarles un problema o satisfacer una necesidad o gusto.
Así que busca ser diferente, e incluso atrevido e innovador; piensa que esa originalidad es la que tienen las grandes marcas que la mayoría prefiere, solamente no malinterpretes que el atrevimiento o el ser polémico es equiparable al mal gusto, o a ser provocador, ofensivo o denigrante, ya que esto puede producirte una respuesta totalmente opuesta a la que esperas por parte de tus consumidores.
Recuerda que si eres uno del montón va a resultar casi imposible que el público tenga elementos para identificarte o distinguirte y por consecuencia preferirte.2
2) NO HAY ENEMIGO PEQUEÑO
Si crees que la marca registrada que tiene Juan Pérez, (que es idéntica o similar en grado de confusión a la que tú pretendes solicitar algún día), no es obstáculo para que tú también obtengas el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ; porque según tú, él vive en el municipio más recóndito de Yucatán, y tú vives en Tijuana; además de que su negocio parece ser local, o de bajos recursos y el tuyo pretende ser una gran franquicia para clientes selectos y exclusivos; tienes que saber que la ley, protege por igual a todos los titulares de marcas, y no hace distinciones en razón de las capacidades económicas o de expansión entre los negocios.
De otro modo, las empresas grandes no darían oportunidad de crecimiento en ningún momento, a otro negocio de menor tamaño y no existiría dentro del IMPI toda una extensa área dedicada exclusivamente a atender procedimientos contenciosos
Incluso, casi cualquier abogado puede animarse fácilmente a representar a una empresa pequeña de pocos recursos, si tiene todas las garantías de poder probar un mejor derecho contra una gran empresa, ya que el pago de sus honorarios y mucho más, puede salir fácilmente de lo que se obtenga por daños, perjuicios, gastos y costas de la contraparte.
3) UNA LETRA O UN DISEÑO DIFERENTE NO GARANTIZA EL REGISTRO
Si conceptualmente, entre dos marcas, existe una diferencia suficiente para distinguirlas, aunque esto se origine por la variación de una sola de las letras, por ejemplo: “LUNA” Y “LANA”, ambas pueden conseguir el registro dentro de una misma clase.
Pero si pretendes obtener el registro de la marca “LUNAS”, teniendo como antecedente vigente el registro de la marca “LUNA” para proteger los mismos productos o servicios, pensando que la diferencia por la pluralidad que aporta una “s” es suficiente para conseguir la marca, temo decirte que te espera como conclusión una rotunda negativa por parte de la autoridad.
La misma respuesta tendrás si crees que basta con tener un diseño distinto para hacer la diferencia entre dos marcas idénticas en la parte nominativa; así que si decides contestar los oficios de anterioridad que la Autoridad en la materia emita, solo estarás postergando el inevitable final (la negativa de registro), y retrasando la posibilidad de echar a andar una mejor idea.
Los elementos de originalidad, distintividad y todo lo que pueda hacer la diferencia con tus competidores son la clave del éxito para obtener un registro.4
4) LA AUTORIDAD NO ES SENTIMENTAL.
Ni el IMPI, ni ninguna autoridad se conmoverán de que no puedas obtener la marca que deseas.
Es posible que puedas romperle al corazón a un funcionario en su calidad de humano cuando le expliques que hipotecaste tu casa y vendiste todos tus bienes, para posicionar la marca que ahora te enteras que no puedes conseguir.
Sin embargo, existe un precepto de derecho a veces injusto que dice DURA LEX, SED LEX que significa, “La ley es dura pero es la Ley”.
Si como anteriormente dijimos, no tienes mejor derecho sobre el titular de una marca registrada previamente que es idéntica o similar en grado de confusión a la que tú solicitas, aunque te dirijas a la autoridad en tono prepotente o en tono de súplica, la respuesta será negativa.
5) LA EXCLUSIVIDAD SOBRE LA MARCA SOLO TE LA DÁ EL REGISTRO.
Es una suerte que hayas podido conseguir el nombre de dominio para tu sitio web, y que éste haya coincidido con la disponibilidad del nombre para tus redes sociales; más aún si constituiste una empresa ante notario con la misma denominación.
Hasta ahí, felicidades! Pero….si no logras conseguir el registro de tu marca, te va a faltar el elemento más importante de todo tu concepto que es: la exclusividad, o sea su propiedad.
Si tienes todo el juego de branding, menos la marca, estarás expuesto siempre a que quien sea el titular legítimo sobre ella, pueda proceder legalmente en tu contra (y vaya que lo puede hacer).
Las consecuencias (dependiendo de tu negación a dejar de utilizar la marca voluntariamente), varían desde lograr que te anulen el dominio, infracciones, multas, arresto, y como mínimo el 40% de las ganancias obtenidas por la venta del producto o servicio.
Así que esta es una gran razón por la que primero debes asegurarte de contar con la exclusividad y después tomar otras decisiones.
6) LA SUERTE NO FAVORECE A TODOS LOS QUE SOLICITAN UNA MARCA POR CUENTA PROPIA.
Una pregunta común de muchos empresarios que más adelante se vuelven nuestros clientes es: ¿para qué quiero que un abogado especialista en la materia me ayude a realizar mi trámite, si puedo hacerlo yo por mi cuenta?
Y es que efectivamente, no es indispensable contar con un abogado para realizar este trámite, y en la actualidad, aunque muchos logran obtener el registro por su cuenta, es impresionante la cantidad de solicitudes que son negadas, o cuyo trámite se retrasa por errores u omisiones que podrían no haber existido, si los interesados hubieran consultado previamente a un especialista en la materia.
La existencia de marcas idénticas o similares previamente registradas, no es la única razón para negar el otorgamiento de un registro.
Existen varios impedimentos legales que en la mayoría de los casos, sólo son bien sabidos por aquéllos quienes nos dedicamos a la protección de la propiedad intelectual.
Una situación muy común que deriva en un impedimento legal, es que aquellos que no están familiarizados con el sistema electrónico de búsquedas de antecedentes de registros y solicitudes de marca del IMPI, realizan investigaciones parciales y muy limitadas, sin tomar en cuenta muchas posibles obstáculos que pudieran existir en otras clases relacionadas, así como otro tipo de similitudes fonéticas, gramaticales, semánticas o conceptuales entre la marca propuesta y otras que no se perciben a primera vista.
La autoridad se basa en leyes para resolver conceder o negar registros, pero cuando el asunto es complejo, hay una delgada línea donde los analistas, para decidir, recurren a criterios establecidos y constantemente variables, que no están al alcance del conocimiento de cualquier empresario, y que solo los abogados con experiencia y la debida cercanía a dichos procedimientos entendemos, (en www.redermark.com tienen un equipo de abogados expertos que pueden ayudarte a minimizar enormemente los riesgos, y advertirte previamente de cualquier obstáculo o posibilidad de impedimento legal), y si bien, como señalé con antelación, un abogado especialista en la materia no resulta indispensable, como puedes observar, si resulta necesario.
Tienes que tomar en cuenta que el pago por los derechos oficiales al IMPI es es de $ 2,814 pesos, y el tiempo que se puede llevar el trámite varía de 4 a 6 meses, por lo que si llegara a ocurrir que no obtengas el registro o éste se retrase considerablemente, ya sea por descuido o por desconocimiento de la ley, nadie te repondrá el tiempo, dinero y esfuerzo invertidos.
Así que si estás pensando en hacer una inversión que te permita optimizar tu tiempo para dedicarte exclusivamente a tu negocio, que te dé la seguridad de evitar riesgos por desconocimiento u omisiones y también te dé la claridad para tomar las mejores decisiones que te permitan ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, bien vale la pena que contemples como una necesidad contratar los servicios de un abogado con experiencia en la materia, que te asesore y te represente en tu trámite.
Texto escrito por: Miguel Arredondo
